商標使用者可以選擇在聯邦注冊商標,或者在業務發生的州進行注冊,除聯邦商標法外,美國各州都有商標立法權,有商標的州級注冊權,并設有州級注冊機關。但各州商標局均無權接受外國人的商標注冊申請,即使外國人在美國從事貿易活動的范圍僅以一個州為限,要想獲得商標注冊也只能向聯邦專利商標局申請。根據美國商標法第八條之規定,已成功注冊的商標,應自注冊日起第5-6年期間向美國專利商標局提交使用證明,以維持該注冊商標的有效性。如果注冊人自商標注冊之日起連續五年在美國使用其注冊商標,則可通過申請獲得無可爭辯性的權利。
隨著國際經濟一體化的發展,很多國內企業把商品/服務都紛紛推向海外市場,海外商標的注冊和保護顯得尤為重要。美國作為世界上的發達經濟體,商貿繁忙、商機無限,成為國內商家拓展海外市場的首選。本文主要從美國商標申請制度出發,簡述幾點常見的申請注意事項,期望能最大限度地降低申請風險。
一、商標申請基礎:
美國是采用“使用在先”主義。即商標權的獲得以商標的實際商業使用為基礎,商標注冊證作為權利證明的一種初步證據。因此申請人應既保證商標的實際商業使用以取得商標權,又應及時注冊以鞏固權利。美國商標的申請基礎大致分為以下三種:
1、“實際使用”:該方式主要適用于申請商標已在美國使用的情況,提交申請時需同時提交使用證明。為節省手續和成本,目前較多國內申請人采用此方式,但對實際并未使用的申請人來說,需要承擔誠信風險。
2、“意向使用”:該方式主要適用于申請商標打算在美國使用的情況,相關的使用證明可在初步授權后6個月內提交,每次可延長6個月,最多不得超過3年,并需繳納額外費用。
3、“國內基礎”:該方式主要適用于申請商標在中國已注冊或已申請的情況,申請人可以就該國內注冊或申請為基礎向美國遞交一份商標申請,但該申請須與國內基礎相一致。
二、聯邦、州兩級注冊:
在美國,商標使用者可以選擇在聯邦注冊商標,或者在業務發生的州進行注冊,除聯邦商標法外,美國各州都有商標立法權,有商標的“州級注冊權”,并設有州級注冊機關。但各州商標局均無權接受外國人的商標注冊申請,即使外國人在美國從事貿易活動的范圍僅以一個州為限,要想獲得商標注冊也只能向聯邦專利商標局申請。
三、商品分類較細化:
美國雖然遵循國際尼斯分類,但是其商品服務項目往往比尼斯分類中的商品服務項目要求更加細化。比如,商品“計算機周邊設備”是尼斯分類中規范的商品項目,但是該項商品在美國不能被接受,原因就在于商品“計算機周邊設備”的范圍太寬泛,不具體。如果要想被美國專利商標局接受,必須細化到“鍵盤、鼠標、調制解調器、掃描儀、打印機等等”。此外,雖然美國對每一類指定的商品或服務個數沒有限定,但由于美國主張“使用”原則,申請人在選擇商品/服務時一定要限定為確實在生產銷售的商品或者提供的服務。
四、注冊后的維護與續展:
根據美國商標法第八條之規定,已成功注冊的商標,應自注冊日起第5-6年期間向美國專利商標局提交使用證明,以維持該注冊商標的有效性。如因特別事由未使用注冊商標的,應說明理由并表明不放棄使用該商標,否則將導致該商標被撤銷。與此同時,如果注冊人自商標注冊之日起連續五年在美國使用其注冊商標,則可通過申請獲得“無可爭辯性”的權利。一旦獲得“無可爭辯性”權利,注冊人則擁有在貿易中使用其商標的獨占權的確鑿證據,并且任何第三方再也不能以該商標缺乏顯著性為理由要求撤銷該商標注冊。此外,美國注冊商標有效期為10年,每次續展依然需提交使用證明或不使用理由,否則,美國專利商標局將撤銷該商標注冊。
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