注冊商標的轉讓是否需要經過股東會決議，在《公司法》等法律法規中并無明確約定。2014年5月13日，第三人廈門某某貿易有限公司簽署聲明書，將該公司名下第892467X號PINLI某立注冊商標、第1099262X號某立PINLI注冊商標轉讓至被告鄧某駿名下，該聲明書經福建省南安公證處以閩南證內字第764號、763號公證書予以公證。2014年7月24日，第三人廈門某某貿易有限公司與被告鄧某駿簽署《注冊商標轉讓合同》，第三人將該公司名下6個商標無償轉讓至被告鄧某駿名下，轉讓合同上均蓋有第三人廈門某某貿易有限公司的公章。

　　注冊商標作為現代公司的無形資產之一，凸現出越來越重要的商業價值，受到越來越多公司的重點關注，并將其納入公司知識產權管理體系進行規范管理并加強保護，由此引發的訴訟越來越多，也給予公司就注冊商標受讓中的風險作出諸多提示。

　　一、注冊商標轉讓的內部授權程序

　　在轉讓中需要重點關注轉讓方為簽署本合同所需的內部授權程序是否均已完成。注冊商標的轉讓是否需要經過股東會決議，在《公司法》等法律法規中并無明確約定。如果公司內部授權程序有相關規定，如公司章程中的約定等，出于對轉讓公司所有股東的保護，需要股東會決議同意。

　　參考案例 鄧某驥訴鄧某駿、第三人廈門某某貿易有限公司損害公司利益責任糾紛案

　　【基本案情】

　　2014年5月13日，第三人廈門某某貿易有限公司簽署聲明書，將該公司名下第892467X號“PINLI某立”注冊商標、第1099262X號“某立PINLI”注冊商標轉讓至被告鄧某駿名下，該聲明書經福建省南安公證處以(2014)閩南證內字第764號、763號公證書予以公證。2014年7月24日，第三人廈門某某貿易有限公司與被告鄧某駿簽署《注冊商標轉讓合同》，第三人將該公司名下6個商標(第1332521X號“PINLI某立”注冊商標、第1332517X號“PINLI某立”注冊商標、第754612X號“LEEDANCX”注冊商標、第903247X號“LEEDANCX”注冊商標、第912142X號“立某某品”注冊商標、第912141X號“立某某品”注冊商標)無償轉讓至被告鄧某駿名下，轉讓合同上均蓋有第三人廈門某某貿易有限公司的公章。

　　在案件庭審過程中，原告鄧某驥主張，上述的商標轉讓行為均未經過公司股東會決議，其亦不知情，對此，被告的委托代理人當庭未予確認，法庭責令被告于庭后3個工作日內向法庭提交相關證據。此節事實成為本案的事實爭點A。

　　另，依據上述轉讓聲明書及轉讓合同，經由第三人廈門某某貿易有限公司與被告鄧某駿向國家工商行政管理總局商標局申請，國家工商行政管理總局商標局于2015年7月7日出具《商標轉讓證明》，核準上述8個商標的轉讓注冊。

　　【裁判結果】

　　福建省廈門市集美區人民法院經審理作出(2016)閩0211民初1955號民事判決 (一)確認第三人廈門某某貿易有限公司與被告鄧某駿通過合同或其他形式將第892467X號“PINLI某立”注冊商標、第1099262X號“某立PINLI”注冊商標、第1332521X號“PINLI某立”注冊商標、第1332517X號“PINLI某立”注冊商標、第7546122號“LEEDANCX”注冊商標、第903247X號“LEEDANCX”注冊商標、第912142X號“立某某品”注冊商標、第912141X號“立某某品”注冊商標的商標所有權轉讓至被告鄧某駿的行為無效;(二)確認第892467X號“PINLI某立”注冊商標、第1099262X號“某立PINLI”注冊商標、第1332521X號“PINLI某立”注冊商標、第1332517X號“PINLI某立”注冊商標、第754612X號“LEEDANCX”注冊商標、第903247x號“LEEDANCX”注冊商標、第912142X號“立某某品”注冊商標、第912141X號“立某某品”注冊商標歸第三人廈門某某貿易有限公司所有;(三)被告鄧某駿于本判決生效之日起十日內向第三人廈門某某貿易有限公司返還第892467X號“PINLI某立”注冊商標、第1099262X號“某立PINLI”注冊商標、第1332521X號“PINLI某立”注冊商標、第1332517X號“PINLI某立”注冊商標、第754612X號“LEEDANCX”注冊商標、第903247X號“LEEDANCX”注冊商標、第912142X號“立某某品”注冊商標、第912141X號“立某某品”注冊商標的所有權;(四)駁回原告鄧某驥的其他訴訟請求。

　　二、轉讓注冊商標的所有權是否清晰

　　1、商標是否已經被核準注冊。

　　商標在尚未取得核準時的轉讓需要等待商標注冊核準后才會進行審批，如果商標還在申請過程中，那商標的轉讓就存在風險，如果該商標未被核準注冊，商標的轉讓無效。

　　2、注冊商標是否已被注銷或撤銷，或者在有效期以外、未續展;

　　3、商標轉讓合同受讓方不能僅憑轉讓方提供的商標注冊證書，還必須調查轉讓方是否為商標注冊人。另外，應了解商標注冊人名義地址是否與轉讓方營業執照上的名稱和地址一致，若轉讓方營業執照上的名稱和地址，與被轉讓商標注冊證上的名稱和地址不符合的，商標局將駁回轉讓申請。

　　4、被轉讓的商標是否為被人民法院凍結的商標以及辦理了質押登記的商標。在凍結期和質押期內，未經人民法院和質權人的同意，該商標不得轉讓。否則，該商標轉讓合同無效。

　　三、商標是否已許可他人使用

　　商標權在被轉讓前，經常會出現商標轉讓合同轉讓人已將商標使用權許可第三人使用的情況。為了保障受讓人的利益，受讓人應在簽訂商標轉讓合同前，清楚了解該被轉讓的商標的權利狀況，應明確約定被轉讓商標被許可使用的情況，以及受讓人在商標轉讓合同簽訂后是否仍需承受被許可使用的相關權利義務。根據商標法第四十條規定的商標使用許可的三類形式，如果受讓的注冊商標已為他人設定獨占許可，受讓人實質無任何商標的權益，排他許可同理，受讓人許可給他人使用將造成實質障礙。

　　依據現行法律規定，發生在許可后的商標轉讓合同不能影響在先的許可合同的效力，被許可人在許可合同有效期內仍可以繼續使用該商標。根據商標法第四十條規定的商標使用許可的三類形式

　　(一)獨占使用許可，是指商標注冊人在約定的期間、地域和以約定的方式，將該注冊商標僅許可一個被許可人使用，商標注冊人依約定不得使用該注冊商標;

　　(二)排他使用許可，是指商標注冊人在約定的期間、地域和以約定的方式，將該注冊商標僅許可一個被許可人使用，商標注冊人依約定可以使用該注冊商標但不得另行許可他人使用該注冊商標;

　　(三)普通使用許可，是指商標注冊人在約定的期間、地域和以約定的方式，許可他人使用其注冊商標，并可自行使用該注冊商標和許可他人使用其注冊商標。

　　四、商標的一并轉讓

　　《商標法實施條理》第二十五條規定

　　轉讓注冊商標的，轉讓人和受讓人應當向商標局提交轉讓注冊商標申請書。轉讓注冊商標申請手續由受讓人辦理。商標局核準轉讓注冊商標申請后，發給受讓人相應證明，并予以公告。

　　轉讓注冊商標的，商標注冊人對其在同一種或者類似商品上注冊的相同或者近似的商標，應當一并轉讓;未一并轉讓的，由商標局通知其限期改正;期滿不改正的，視為放棄轉讓該注冊商標的申請，商標局應當書面通知申請人。

　　對可能產生誤認、混淆或者其他不良影響的轉讓注冊商標申請，商標局不予核準，書面通知申請人并說明理由。

　　【參考案例】

　　(2014)浙杭知初字第308號

　　【案情介紹】

　　寧波市科技園區某影電子有限公司(以下簡稱寧波某影公司)在第九類“計算機程序(可下載軟件)”上核準注冊了“某嘀”商標，后將上述注冊商標轉讓給杭州某影微電子有限公司(以下簡稱杭州某影公司)。雙方其后又簽訂商標許可協議，杭州某影公司將該注冊商標排他許可給寧波某影公司使用。上海某桔科技有限公司(以下簡稱某桔公司)在2012年推出了“某嘀”打車系列app，通過網站和應用下載商店提供用戶下載。杭州某影公司以某桔公司將“某嘀”作為app商標，使用在“某嘀”打車的乘客版、司機版app、網站www.xxxxxxx.com以及其各地門店招牌、微博、微信公眾號上等行為涉嫌侵害其注冊商標專用權為由，訴至杭州市中級人民法院。

　　【裁判結果】

　　本案在審理過程中，經法院主持調解，各方最終達成商標一攬子轉讓協議。

　　五、商標轉讓合同簽訂后至核準公告之日期間的權利義務風險

　　根據我國《商標法》第39條第2款規定，“轉讓注冊商標經核準后，予以公告。受讓人自公告之日起享有商標專用權。”由于自商標轉讓合同簽訂后至核準公告之日，受讓方并未取得商標專用權，這段期間雙方的權利義務應明確約定。

　　綜上，受讓方在簽訂和履行商標轉讓合同時，對被轉讓的商標要有充分的認識了解，并嚴格按照法律規定辦理相關手續，從而最大限度規避法律風險。

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