如果以實(shí)際使用為基礎(chǔ)提交美國申請,申請人需要請?zhí)峁┥虡?biāo)使用證據(jù)。意圖使用是指雖然商標(biāo)在提交申請時(shí)尚未在美國使用,但是申請人計(jì)劃即將在美國使用該商標(biāo)。根據(jù)美國商標(biāo)法第一條第1款的規(guī)定,以意圖使用為基礎(chǔ)提交的商標(biāo)申請,待該商標(biāo)通過審查后,自下發(fā)核準(zhǔn)通知書之日起三年內(nèi),必須提交商標(biāo)在美國的使用證據(jù)。雖然美國不限制提交申請的商品/服務(wù)的個(gè)數(shù),但是由于美國主張使用原則,因此申請人在選擇商品/服務(wù)時(shí)一定要限定為確實(shí)在生產(chǎn)銷售的商品或者提供的服務(wù),切不可認(rèn)為提交的商品越多,商標(biāo)保護(hù)的范圍就越廣,從而選擇一些根本沒有在生產(chǎn)銷售或提供的服務(wù)。
美國作為世界上經(jīng)濟(jì)實(shí)力最雄厚、科技最發(fā)達(dá)的發(fā)達(dá)國家,在因我國作為世界最大的發(fā)展中國家,隨著經(jīng)貿(mào)協(xié)作的增加,中國企業(yè)走出去的趨勢明顯,發(fā)達(dá)國家更注重企業(yè)自身品牌塑造,因此美國商標(biāo)申請,是很多企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。
一、美國商標(biāo)申請需要準(zhǔn)備的信息:
1、申請人的英文名稱地址;
2、商品項(xiàng)目(沒有個(gè)數(shù)限制,申請人確實(shí)在美國銷售的商品);
3、商標(biāo)圖樣的電子版;
4、如果以打算使用為基礎(chǔ)提交申請,需提供使用證據(jù)的電子版(一個(gè)類別至少一張)以及在美國和在中國首次使用的時(shí)間(精確到年月);
二、美國申請?zhí)峤坏幕A(chǔ):
1、以實(shí)際使用為基礎(chǔ)提交申請
實(shí)際使用是指商標(biāo)在申請之日起前已經(jīng)在美國使用。"使用"主要是指標(biāo)有該商標(biāo)的產(chǎn)品已經(jīng)在美國市場上銷售或者在美國媒體上做了宣傳廣告。同時(shí)值得注意的是,使用是指申請指定的所有商品/服務(wù)都有使用,而不是指部分使用。
如果以實(shí)際使用為基礎(chǔ)提交美國申請,申請人需要請?zhí)峁┥虡?biāo)使用證據(jù)。
2、以意圖使用為基礎(chǔ)提交申請
意圖使用是指雖然商標(biāo)在提交申請時(shí)尚未在美國使用,但是申請人計(jì)劃即將在美國使用該商標(biāo)。根據(jù)美國商標(biāo)法第一條(d)第1款的規(guī)定,以意圖使用為基礎(chǔ)提交的商標(biāo)申請,待該商標(biāo)通過審查后,自下發(fā)核準(zhǔn)通知書之日起三年內(nèi),必須提交商標(biāo)在美國的使用證據(jù)。否則,該商標(biāo)申請將被撤銷。
3、以國內(nèi)注冊為基礎(chǔ)提交申請
以該國內(nèi)注冊為基礎(chǔ)提交美國申請,需要注意以下幾點(diǎn):第一、獲得國內(nèi)注冊的商標(biāo)必須與打算在美國申請注冊的商標(biāo)一模一樣,不能有任何改動(dòng);第二、國內(nèi)注冊證上指定的商品/服務(wù)的范圍必須大于擬在美國申請保護(hù)的商品/服務(wù)范圍;第三、申請人名稱地址必須保持一致。
三、商品/服務(wù)項(xiàng)目的選擇
雖然美國不限制提交申請的商品/服務(wù)的個(gè)數(shù),但是由于美國主張"使用"原則,因此申請人在選擇商品/服務(wù)時(shí)一定要限定為確實(shí)在生產(chǎn)銷售的商品或者提供的服務(wù),切不可認(rèn)為提交的商品越多,商標(biāo)保護(hù)的范圍就越廣,從而選擇一些根本沒有在生產(chǎn)銷售或提供的服務(wù)。
申請美國商標(biāo)下發(fā)審查意見是非常普遍的現(xiàn)象,其中有一半以上的審查意見都會(huì)涉及到商品的修改。主要原因有以下幾種:
1、雖然美國遵循國際尼斯分類,但是其商品服務(wù)項(xiàng)目往往比尼斯分類中的商品服務(wù)項(xiàng)目要求更加細(xì)化。
2、西方國家與我們的生活習(xí)慣、風(fēng)俗、文化背景的差異。
3、美國分類與尼斯分類的不同。
四、下發(fā)審查意見的幾種情況:
美國申請過程中下發(fā)生審查意見很普遍,由于美國商品審查員擁有很大的自由裁量權(quán),因此下發(fā)審查意見的原因也很多,主要體現(xiàn)在:
(一)、商品問題。主要是商品不規(guī)范,不能被美國商標(biāo)局接受,這種情況占80%以上。
(二)、商標(biāo)問題。
美國專利商標(biāo)局對商標(biāo)的審查十分嚴(yán)格,因此申請人針對不同類型的商標(biāo)需要注意以下問題
1、中文商標(biāo)可以在美國提交申請,但是申請人需要提供構(gòu)成該商標(biāo)的每一個(gè)中文字的讀音以及相應(yīng)的英文翻譯。
2、商標(biāo)如果為彩色,需要具體說明每個(gè)部分的顏色。值得注意的是,如果商標(biāo)為灰色,美國專利商標(biāo)局將認(rèn)定該商標(biāo)為彩色商標(biāo)。
3、必須明確指出該商標(biāo)是否在相關(guān)商業(yè)或貿(mào)易、地理描述或其他語言上有特殊含義。
4、商標(biāo)缺乏顯著性,需要放棄部分或全部專用權(quán);或者要求申請人將主簿注冊轉(zhuǎn)化為副簿注冊。
5、商標(biāo)是否為人名。如果是并且該人還在世,需要提供同意書。
另外,美國專利商標(biāo)局對提供的商標(biāo)圖樣的要求也非常嚴(yán)格。商標(biāo)圖樣必須清晰,不能有任何模糊感。由于美國商標(biāo)申請大多采用電子提交的方式,因此,申請人需要提供圖片格式的商標(biāo)圖樣(如:jpg格式),美國專利商標(biāo)局對圖片格式的像素也有要求,不能小于250像素大于944像素。
(三)與在先注冊商標(biāo)構(gòu)成近似
需要注意的是,如果不答復(fù)審查意見,該商標(biāo)視為自動(dòng)放棄。另外,依據(jù)國際慣例,即便申請人打算放棄該申請,但是申請人人需要承擔(dān)美國律師轉(zhuǎn)達(dá)該審查意見所產(chǎn)生的費(fèi)用。
因此,上海協(xié)富提醒企業(yè)申請人,在美國申請注冊商標(biāo),對商品的選擇要盡量細(xì)選,不要范圍太泛,以實(shí)際使用產(chǎn)品名稱進(jìn)行有效篩選,并在上報(bào)時(shí)與美國代理事務(wù)所進(jìn)行產(chǎn)品核對,否則很容易因?yàn)楫a(chǎn)品選項(xiàng)問題導(dǎo)致駁回情況。
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